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浅议一案两请之专利权保护

发布日期:2023年04月24日 作者:刘良勇

对于具有中国特色的审查制度和授权条件的实用新型专利,虽然其保护期限没有发明专利长,但审查周期比发明专利的短,授权快。在专利申请实践操作中,申请人为了解决发明创造成果能够尽早获得专利保护和发明专利审查周期长的矛盾,通常会采用同日提交实用新型专利和发明专利的“一案两请”专利申请策略。但是,专利法第九条第一款规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。因此,“一案两请”会出现不符合专利法第九条第一款规定的禁止重复授权问题。为了解决重复授权的问题,在该发明创造成果可以被授予发明专利权时,需要申请人放弃已经获得的实用新型专利权。那么,放弃实用新型专利权的保护会产生何种影响?本文就此展开阐述。

 

一、什么是“一案两请”

 

根据《专利法》第二条的规定,发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案,实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。因此,根据我国专利法的规定,如果希望对产品的技术方案进行专利保护,可以选择申请发明专利也可以选择申请实用新型专利进行保护。但是,发明专利和实用新型专利对产品的技术方案保护存在以下主要区别:发明专利对创造性的要求高、审查周期长和保护期限长;实用新型专利对创造性的要求低、审查周期短和保护期限短。

 

鉴于两种专利的上述区别,申请人在对产品的技术方案申请专利保护时,为了解决尽早获得专利保护需求和发明专利审查周期较长的矛盾,通常会同日对同样的发明创造申请实用新型专利和发明专利,即“一案两请”。

 

为了解决“一案两请”可能带来的重复授权问题,专利法第四十一条第四款对此做出了明确的规定,发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权,申请人不同意放弃的,国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请。因此,在“一案两请”的实际操作中,申请人在已经获得的实用新型专利权尚未终止的情况下,当审查员发现发明专利申请具有授权前景时,会发出审查意见通知书,通知申请人放弃实用新型专利权,以避免重复授权。

 

二、实用新型专利权的放弃

 

1、放弃专利权的条件限制

专利权作为一项民事权利,专利权人可以依据自愿原则对自己拥有的专利权进行自由处置,这也是“当事人处置原则”的基本法理。专利权人自由处置其权利,当然包括放弃专利权的情形。对此《专利审查指南(2010)》第五部分第九章第2.3节做了明确规定,“授予专利权后,专利权人随时可以主动要求放弃专利权”。

 

但是,在实际操作中,对于放弃专利权存在诸多限制。《专利审查指南(2010)》第五部分第九章第2.3节规定,“专利权人放弃专利权的,应当提交放弃专利权声明,并附具全体专利权人签字或者盖章同意放弃专利权的证明材料,或者仅提交由全体专利权人签字或者盖章的放弃专利权声明”。《专利审查指南(2010)》的上述限制更多地是为了能够表明放弃专利权的行为是专利权人自主决定的行为,是基于对权利放弃严谨对待的态度所做出的规定。此外,《专利审查指南(2010)》第五部分第九章第2.3节又规定,主动放弃专利权的声明不得附有任何条件,放弃专利权只能放弃一件专利的全部,放弃部分专利权的声明视为未提出。

 

2、专利权放弃的时间

放弃专利权声明经审查符合规定后,放弃专利权的日期从何日开始计算?也就是说,放弃专利权的生效日是从所放弃专利权的申请日开始计算,还是从国家知识产权局对放弃专利权的声明予以登记和公告之日开始计算?如果放弃专利权的生效日是从所放弃专利权的申请日开始计算,则该被放弃的专利权自申请日起被放弃掉,即自申请日起不受专利法的保护。如果放弃专利权的生效日是从对放弃专利权的声明予以登记和公告之日开始计算,则该被放弃的专利权自放弃专利权的声明被登记和公告之日起被放弃掉,即该被放弃的专利权自放弃专利权的声明登记公告日起不受专利法的保护,而申请日至放弃专利权的声明登记公告日期间仍受专利法的保护。

 

《专利审查指南(2006)》第五部分第九章第2.3节曾规定,涉及专利法实施细则第十三条第一款[1]的放弃专利权声明,应当声明自申请日起放弃专利权,专利局收到放弃专利权声明后,由相应流程管理部门予以登记和公告,放弃专利权的生效日为所放弃专利的申请日。基于《专利审查指南(2006)》的规定,在“一案两请”的情况下,因欲获得发明专利权,需要放弃实用新型专利权,而放弃专利权的生效日为所放弃专利的申请日。通常情况下,实用新型一般6至12个月可以取得授权通知,而发明的审批周期非常长,一般需要2年半至3年的时间,如此在实用新型专利权授权日至发明专利授权日期间,申请人的发明创造就无法受到专利法的有效保护,“一案两请”策略也就无法完全达到申请人对发明创造的保护目的。

 

基于上述情况,在《专利审查指南(2010)》中删除了“应当声明自申请日起放弃专利权”和“放弃专利权的生效日为所放弃专利的申请日”的内容,其第五部分第九章第2.3节规定,申请人依据专利法第九条第一款[2]和专利法实施细则第四十一条第四款[3]声明放弃实用新型专利权的,专利局在公告授予发明专利权时对放弃实用新型专利权的声明予以登记和公告,放弃实用新型专利权声明的生效日为发明专利权的授权公告日,放弃的实用新型专利权自该日起终止。因此,基于《专利审查指南(2010)》的规定,在“一案两请”的情况下,放弃实用新型专利权声明的生效日为发明专利权的授权公告日,放弃的实用新型专利权自该日起终止,从而实现了相应发明创造的专利保护的衔接,使得“一案两请”的申请策略真正为申请人提供了多层次多类型的专利保护途径。

 

3、“一案两请”例外情形

在“一案两请”的情况下,申请人在发明专利申请审查过程中,对发明专利的权利要求进行了修改,使其与已授权的实用新型专利权利要求的保护范围不同,如此两者就构成不同的发明创造,满足了同样的发明创造只能授予一项专利权的法律规定。此时,申请人就不需要放弃实用新型专利权,也可获得发明专利的专利权,即“一案两请”中的实用新型专利权和发明专利权同时存在。

 

三、放弃实用新型专利权对后续侵权诉讼的影响

 

1、“一案两请”的保护衔接

问题1:在一起侵害发明专利权纠纷案中,原告即专利权人就同一发明创造同日提交了实用新型专利申请和发明专利申请,并为了获得发明专利授权,原告放弃了已获得的实用新型专利权。原告在获得发明专利授权后,发现被告在实用新型专利权授权日与发明专利授权日之间未经许可实施了该发明专利技术方案。则在此时,原告是否能够主张被告上述实施发明专利技术方案的行为构成侵权?

 

专利有其独特的生命周期,始于提交申请,中间经历公布或公告、授权,最后终止或期满,在不同的时期享有不同力度的保护。专利法第四十二条规定,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。但值得注意的是,专利权期限并不等于专利生效期。根据专利法第三十九条和第四十条的规定,发明、实用新型和外观设计三种专利权均自授权公告日起生效。因此,对于发生在申请日和授权公告日之间的行为,不能给人乱扣专利侵权的帽子。虽然,专利法第十三条针对发明将公开日和授权日之间的地带规定为临时保护期,但权利人只是在专利授权后可以要求实施者支付适当的费用,其在性质上并非侵权行为。由于现有专利法及其司法解释对“一案两请”情况下不同阶段的专利保护没有明确规定,而仅就现有涉及发明专利权保护的相关法律规定,在发明专利授权日之前实施该发明专利技术,其在性质上并非侵权行为。如此,“一案两请”所设计的制度则无法达到其原本的目的。

 

在司法实践中,最高人民法院认为,专利法允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,是为了全面保障发明创造申请人的权益,故不能因为发明专利申请获得授权而否定申请人此前依据实用新型专利申请所获得的利益。申请人就同样的发明创造于同日申请实用新型专利和发明专利,在获得实用新型专利授权后为取得发明专利授权而声明放弃实用新型专利权,此种情形下,就他人在实用新型专利授权日至发明专利授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为,专利权人可循以下途径请求公力救济:一是对于实用新型专利授权日至发明专利申请公布日期间未经许可实施专利技术方案的行为,可以侵害实用新型专利权为由请求救济;二是对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为,可以支付发明专利临时保护期使用费为由请求救济,亦可以侵害实用新型专利权为由请求救济[4]

 

由此可见,对于被告在实用新型专利权授权日与发明专利公布日之间实施了该发明专利技术方案,可直接以侵害实用新型专利权为由请求救济,而对于发生在发明专利申请公布日至发明专利申请授权日之间未经许可实施专利技术方案的行为,可选择侵害实用新型专利权为由请求救济或选择支付发明专利临时保护期使用费为由请求救济。

 

2、“一案两请”例外情形的保护问题

问题2:“一案两请”例外情形中,实用新型专利权和发明专利权因保护范围不一样而可以同时存在。然而,如果该两项专利的权利要求在无效程序中经修改,结果出现修改后的两者权利要求的保护范围为相同的技术方案,并在修改后的权利要求的基础上维持两项专利权均有效。如此,专利权人是否还可以同时拥有该两项专利权?

 

当被诉侵权人或者案外第三人向国家知识产权局提出无效宣告请求,专利权人可以选择通过修改权利要求方式来维持专利权有效。由于修改前的权利要求自始无效,故两专利权的保护范围应自始以修改后的权利要求为准,存在保护范围相同的权利要求,构成同样的发明创造。因此,即使专利权人因“一案两请”例外情形而未放弃实用新型专利权,但同样涉及同日申请的、存在相同保护范围的发明和实用新型专利应如何保护的问题。在司法实践中,上述情况的专利保护也是应参照上述“一案两请”的保护衔接的规则。

 

然而,上述问题的特殊之处在于,实用新型专利经过无效宣告程序的修改而被维持有效。虽然修改后实用新型专利权和发明专利权存在重复授权的情况,但在侵权诉讼中不能否定任一项专利权的有效性,理应择一保护,不能重复保护[5]

 

3、关于等同侵权法律保护问题

问题3:专利权人同日对同样的发明创造申请实用新型专利和发明专利,后来为了获得发明专利授权而放弃了实用新型专利权,而该实用新型专利存在其所保护的某项技术方案字面上不同于发明专利的任何一项权利要求所保护的技术方案。那么,在该实用新型专利权被放弃后,该实用新型专利的该项技术方案还能否与发明专利保护的相应技术方案构成等同?即,在“一案两请”中,在专利权人已明确放弃实用新型专利权的情况下,其还能否因为他人实施了所放弃的实用新型专利权中的该项技术方案,而主张该项技术方案与发明专利所要保护的技术方案构成等同,进而构成侵犯该发明专利权呢?

 

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2020修正)》第十三条对等同原则做出了明确地规定,其限定了两个适用条件:一是被控侵权产品与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果,二是将权利要求中的技术特征应用到被控侵权产品而进行技术改造对本领域的普通技术人员来讲是无需经过创造性劳动就能够联想到的[6]。由此可见,等同技术方案可以看成是权利要求字面记载的技术方案(下简称“字面方案”)的扩展方案,两者对于现有技术做出了相同的技术贡献,即采用基本相同的技术手段以解决基本相同技术问题并达到基本相同的技术效果。

 

然而,在司法实践中,防止专利权人将其为了获得专利权而放弃的技术方案在侵权诉讼中以等同原则为由重新纳入到专利权保护范围,适用了禁止反悔原则作为对等同原则的限制性规则。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第6条对禁止反悔原则的适用进行了明确规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者专利无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持”。禁止反悔原则的初衷和目的,是一种限制专利权人主张等同的工具,用来限制专利权的保护范围,以平衡专利权人的利益与社会公共利益。

 

那么,在“一案两请”中,已被专利权人放弃的实用新型专利权中的技术方案还能否通过等同原则被重新纳入发明专利的保护范围呢?

 

从禁止反悔原则起源地美国来看,美国联邦最高法院在Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Co案中确定了权利要求的修改为等同原则的“弹性障碍”规则[7],明确了禁止反悔的适用,只是针对经过修改而放弃的内容。禁止反悔原则通常适用于专利权人为了获取专利权而从原保护范围中剔除掉的技术方案。

 

在“一案两请”中实用新型专利权的放弃与专利申请审查程序中或专利权无效宣告程序中通过修改权利要求而放弃或删除技术方案的行为存在本质的区别。后者为了克服原权利要求不具有创造性的问题对原权利要求进行了修改,从而使得修改后的权利要求相对于现有技术具有满足创造性的技术贡献。通过后者的修改方式,专利权人放弃的技术方案,应当是原权利要求的保护范围中不具有该技术贡献的技术方案。因此,专利权人在专利申请审查程序中或专利权无效宣告程序中通过修改而放弃的技术方案,实际上并不包括修改后权利要求的等同方案,因而不应当适用等同原则将其重新纳入修改后权利要求的保护范围。

 

然而,“一案两请”中放弃实用新型专利权并不是从原保护范围中剔除技术方案,是因为实用新型专利权和发明专利授权保护范围相同而出现重复授权的情况,即专利权人没有通过修改权利要求而放弃的技术方案。另外,从“一案两请”制度设计的本意来看,放弃实用新型专利权的目的不是通过限缩专利的保护范围而获得专利权,反而是希望获得较好的专利保护。由此可见,“一案两请”中放弃实用新型专利权不适用禁止反悔原则。

 

另外,对于公众而言,完全可以预料到“一案两请”中放弃实用新型专利权已被在后授权的发明专利所涵盖,在实施该放弃实用新型专利权时还应考虑到发明专利侵权的风险。

 

因此,通过等同原则将“一案两请”中放弃的实用新型专利权中的技术方案重新纳入发明专利的保护范围没有违背诚实信用原则和损害社会公众的合理信赖,同时也不存在违背“公示公信”原则和损害国家公信力之情形。即,在专利侵权诉讼中,应当允许专利权人主张已明确放弃实用新型专利权的相关技术方案与发明专利所要保护的技术方案构成等同,以进行等同侵权的判断。

 

四、结语

 

“一案两请”作为申请人实施专利战略的重要手段,由于实用新型专利和发明专利在法律保护上能获得无缝衔接,其解决了申请人希望对发明创造成果尽早获得专利保护需求和实用新型专利较短保护期限的矛盾。同时,由于实用新型专利和发明专利对于创造性要求的不同,“一案两请”的申请策略对专利权的稳定性起到了“双保险”的作用,也为申请人提供了多层次多类型的专利保护途径。

 

 


[1] 《中华人民共和国专利法实施细则(2002)》第十三条:同样的发明创造只能被授予一项专利。

[2] 《中华人民共和国专利法(2008)》第九条第一款:同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

[3] 《中华人民共和国专利法实施细则(2010)》第四十一条第四款:发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。

[4] (2020)最高法知民终1738号

[5] (2020)最高法知民终1738号

[6] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2020修正)》第十三条:专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”,是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

[7] 2002年,美国联邦最高法院于Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Co案中,对禁止反悔原则的使用提出了较为明确的意见:“应当考虑权利人在专利申请过程中对权利要求书进行修改的真实意图,不应剥夺当事人对禁止反悔原则的适用进行辩解的权利”,从而驳回了上诉法院在审理过程中的“完全障碍规则”,最终确定了“弹性障碍规则”

 

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