销售合同的保密条款可否确保所涉技术的可专利性

摘要： 在美国联邦最高法院发布的Helsinn v. Teva专利侵权纠纷案判决中，联邦最高法院的九名法官一致认为，只要发明人在申请日前向第三方进行了商业销售，即使第三方负有保密义务，也构成美国专利法102(a)下的现有技术。根据该判决的内容，业内人士纷纷惊叹，无论销售合同的相对方是否负有保密义务，只要专利权人在申请日前将有关产品向第三方进行了商业销售，涉案专利技术将成为专利法项下的现有技术，构成可专利性之销售阻却。其实不然，Helsinn案之所以出现该判决结果，主要是销售合同的相对方具有的特殊身份特征。在某些特定的情形下，即使专利权人在申请日前将有关产品向第三方进行了商业销售，如果该销售合同的相对方负有保密义务，也可能不构成专利法项下的现有技术。

 

专利法意义上的现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术[1]。成为专利法意义上现有技术有三种方式：一是出版物公开，二是使用公开，三是以其他方式公开。其中，所谓“使用公开”是指，能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式[2]。由此可知，构成专利法意义上的使用公开的销售，应该是有关产品处于向公众销售的状态。在美国联邦最高法院发布的Helsinn v. Teva专利侵权纠纷案（以下简称“Helsinn案”）判决中，只要发明人在申请日前将有关产品向第三方进行了商业销售，即使第三方负有保密义务，也构成美国专利法102（a）项下的现有技术[3]。以此类推，如果买卖双方之间没有签署相关保密协议，则其销售行为更应构成美国专利法102（a）项下的现有技术。如此看来，是否所有的商业销售行为均可致使相关技术成为专利法项下的现有技术？本文以此为切入点，就商业销售行为是否均构成使用公开的问题展开分析和探讨。

 

一、Helsinn案的案情简介[4]

Helsinn公司于2001年4月6日与美国制药公司MGI（以下简称“MGI公司”）签订了供应和采购协议，并在协议中要求MGI公司必须对产品的剂量(0.25mg和0.75mg的帕洛诺司琼)保密。两年多后（2003年1月30日），Helsinn提出美国临时专利申请案，之后在10年内提出4件主张该临时专利申请为优先权的后续专利申请。2011年，Helsinn在发现Teva公司请求FDA[5]审批销售0.25mg剂量的帕洛诺司琼产品后，向地区法院起诉Teva公司侵犯其4件后续专利申请中的US8,598,219专利。Teva公司主张0.25mg剂量的帕洛诺司琼产品在申请日前已经销售，故请求法院认定涉案专利无效。

 

地区法院认为，修改后的AIA法案已经改变了“销售”的法律含义，要求销售行为必须存在导致发明细节披露给公众的情节，而在本案中，Helsinn公司与MGI公司之间的协议要求对产品的关键剂量信息0.25mg进行保密，同时这关键剂量信息也未在任何公开发布的文件中披露，其始终未为公众所知悉，因此不构成无效专利的现有技术，判定涉案专利有效。

 

对此，联邦巡回上诉法院持有不同观点，认为修改后的AIA法案并未改变“销售”的法律含义，只要存在销售，即使未公开披露发明细节，也照样适用销售阻却（on-sale bar）条款。由于Helsinn公司与MGI公司之间的销售已被公开披露，足以触发销售阻却条款[6]，从而致使涉案专利无效。

 

联邦最高法院的九名法官最终以“全体一致(unanimous)”的意见一锤定音：国会在制定AIA法案时没有改变“销售”的法律含义，只要发明人在申请日前向第三方进行了商业销售，即使第三方负有保密义务，也构成美国专利法102(a)下的现有技术，由此认定涉案专利无效。

 

二、Helsinn案的合理性分析

相关技术一旦在申请日以前处于能够为公众获得的状态，公众能够从中得知实质性技术或设计的内容，则就构成了专利法项下的现有技术[7]。这里所谓的“公众”为专利法意义上的公众，一般指不受特定条件限制的人，但人的数量、地域范围等因素不足以对专利法意义上“公众”构成限制[8]。

 

在Helsinn案中，Helsinn公司将产品销售给MGI公司时双方签有保密协议，要求对产品的关键剂量信息0.25mg进行保密，但是Helsinn公司并没有对MGI公司再销售涉案产品的限制，MGI公司在从Helsinn公司获得涉案产品后可随时将涉案产品转卖给除Helsinn公司之外的不负有保密义务的第三方。虽然，根据Helsinn公司与MGI公司的保密协议，MGI公司负有保密义务，但对于除Helsinn公司和MGI公司之外的第三方而言，其并不承担该保密义务，即：就上述第三方而言，其属于不受特定条件限制的人，构成专利法意义上的公众。

 

公开的商业销售行为属于使用公开的方式之一，除非是向签订保密协议的特定人销售。按照商业惯例，一旦产品公开销售，就属于公开使用了。在Helsinn案中， Helsinn公司将产品销售给MGI公司时双方签有保密协议，MGI公司被认为是签订保密协议的特定人，因而Helsinn公司将产品销售给MGI公司的行为应该属于向签订保密协议的特定人销售，对于MGI公司自身而言不应该构成使用公开。

 

但是，问题在于，MGI公司的性质决定其购买Helsinn公司产品的目的是向公众销售，而且Helsinn公司也没有要求MGI公司不得向公众销售。按商业惯例，MGI公司与公众之间不应该存在明示或暗示的保密协议。因此，一旦MGI公司从Helsinn公司购得涉案产品，公众随时可以从MGI公司购得涉案产品，那么该涉案产品的技术就处于公众想要得知就能够得知的状态。基于这个角度来看，Helsinn公司将产品销售给MGI公司后，该涉案产品的技术就处于公众想要得知就能够得知的状态，从而也就构成了使用公开。

 

三、Helsinn案之例外情形分析

那么，是否只要发明人在申请日前向第三方进行了商业销售均会构成专利法项下的现有技术呢？这也不尽然。

 

在2016年公开的Medicines v. Hospira案[9]（以下简称“Medicines案”）中，联邦巡回上诉法院对向第三方进行了商业销售的行为是否构成美国专利法102(a)下的现有技术所作出判决，其结果与Helsinn案完全相反。

 

2009年，Medicines公司在发现Hospira公司请求FDA审批销售通用比伐卢定（Angiomax）的仿制药产品后，向地区法院起诉Hospira公司侵犯其涉及比伐卢定的治疗心脏病的抗血栓合成药的两个专利。Hospira公司主张比伐卢定的治疗心脏病的抗血栓合成药在申请日前已经销售，故请求法院认定涉案专利无效。Hospira公司指出，Medicines公司曾经委托药品制造商Ben Venue公司准备了三批实施了涉案专利技术的药品，即在申请日之前Ben Venue公司向Medicines公司销售了涉案专利技术的药品，构成pre- AIA §102（a）项下的现有技术，根据pre- AIA §102（b）的销售阻却（on-sale bar）条款，涉案专利应该被认定无效[10]。

 

地区法院认为，合同制造商仅向发明人出售制造服务，为发明人制造专利产品的行为，并不构成对发明的商业销售。

 

Hospira公司不服地区法院的判决，上诉到联邦巡回上诉法院。2015年，联邦巡回上诉法院的陪审团判决反转了地区院的判决，认为：因为生产药品的价值很大，每批价值超过1000万美元，而且根据合同的内容判断，Ben Venue公司为Medicine公司生产的药品是以商业开发为目的，而非秘密的、个人的使用。也就是说，尽管尚未实际销售，但是大批量的商业生产行为已经构成了pre- AIA §102（b）关于公开销售（on-sale）的定义，构成了“要约销售行为”，由此认定涉案专利技术构成pre- AIA §102（a）项下的现有技术，该商业销售行为构成可专利性之销售阻却，认定涉案专利无效。

 

Hospira公司不服，请求联邦巡回上诉法院全席审判。2016年，联邦巡回上诉法院全席审判戏剧性的再次推翻了联邦巡回上诉法院陪审团判决，认定Medicines公司与药品制造商Ben Venue公司之间的生产服务合同，以及Medicines公司预先囤积比伐卢定药物的行为并不构成公开销售，其原因为： (1)本案中的商业行为仅仅是药品制造商向专利权人提供生产服务的行为，而比伐卢定药品本身并未真正被贩卖；(2)专利权人对专利药品的初步量产和囤积行为，并非§102(b)规定的商业销售，而仅仅是为了未来销售做准备的事前行为；(3) 专利权人对专利技术的流通存在管控行为，虽然Medicines公司委托Ben Venue公司进行量产，但是禁止其公开或者销售。

 

无独有偶，在刘栓群诉刘胜强侵害实用新型专利权纠纷一案（以下简称“刘栓群案”）中[11]，也存在类似情形。在该案中，刘栓群于2015年12月10日向一审法院提起诉讼，诉称刘胜强生产的合页自动抛光机侵犯了其第ZL201420299518.5号实用新型专利权。刘胜强主张，刘栓群2013年（在涉案专利的申请日2014年6月8日之前）与群发机械厂和江门市江海区高宇金属制品厂发生了产品销售行为，即刘栓群与群发机械厂和江门市江海区高宇金属制品厂签署了委托加工合同，将所加工的产品销售给刘栓群，该销售行为构成了公开销售，并以此提出现有技术抗辩。

 

经一审法院审理查实，刘栓群对本案专利技术采取了保密措施，在与群发机械厂签订的《合页抛光机委托加工协议书》及与高宇制品厂签订的《合页抛光机试验机保密协议书》中均有不得泄露刘栓群的机器工作原理及制造图纸的保密约定，并且所生产的产品都是销售给刘栓群本人。可见，本案的商业销售行为属于向签订保密协议的特定人销售的行为，不应该构成专利法上使用公开。因此，在本案中，一审法院认定刘胜强主张的现有技术抗辩不成立。刘胜强不服一审判决，上诉至二审法院。二审法院经审理后，维持了一审判决。

 

四、商业销售行为对可专利性的阻却分析

如上分析，在Helsinn案、Medicines案以及刘栓群案中，虽然在专利申请日之前均存在商业销售行为，但是Helsinn案与Medicines案以及刘栓群案的最终判决结果完整相反，那么，Helsinn案与Medicines案以及刘栓群案之间是否存在矛盾？答案显然不是。Helsinn案与Medicines案及刘栓群案不同之处在于销售对象的区别。在Helsinn案中，MGI公司是一家产品销售公司，其购买Helsinn公司产品的目的是向不特定的公众销售，一旦MGI公司购得产品，那么该所购得产品的相关技术就处于公众想要得知就能够得知的状态。相反，在Medicines案和刘栓群案中，销售行为的对象是专利权人Medicines公司和刘栓群自己，作为专利权人的Medicines公司和刘栓群对专利技术的流通存在管控行为。即，在Medicines案和刘栓群案中，该销售是向特定人的销售，而该特定的人不属于专利法意义上的公众，因此该销售行为也就不构成公开的商业销售行为。这也就是为什么Medicines案和刘栓群案与Helsinn案都存在专利申请日之前的销售行为，却出现完全不同的结果。

 

除Medicines案及刘栓群案所展现的向签订保密协议的特定人销售情形之外，还存在其它情形。比如，在吴玲、孙峥诉徐州博和工程机械有限公司侵害发明专利权纠纷一案[12]（以下简称“吴玲案”）中，徐州博和工程机械有限公司提出在申请日之前北京博后筛分工程技术有限公司[13]向河南永成煤电公司、兖矿集团有限公司、淮北矿业集团物资分公司、谢桥煤矿、山西中太设计有限公司等销售了涉案专利技术产品,该公开销售产品的行为使得该公开销售产品的相关技术成为现有技术。但是，该案经一、二审法院审理认定，对于在申请日之前的徐州博和工程机械有限公司主张的销售行为，专利权人与销售合同的相对方存在口头或书面的保密协议，而且上述销售行为是在产品研制、开发过程中为了对产品的性能是否达到约定的设计要求而进行的测试、试制过程。 因此，一、二审法院均认为涉案有关产品的销售发生在特定范围的特定人之间,不构成专利法意义上的公开使用。

 

相比较于Helsinn案，在吴玲案中，销售合同的相对方购买产品的目的是用于试制、测试、试验或试用等，而不是转卖给第三方，因此销售合同的相对方本身属于受特定条件限制的人。而且，销售合同的相对方负有保密义务，该产品的相关技术也不应处于公众想得知就能得知的状态。因此，吴玲案中的销售合同的相对方属于受特定条件限制的人，不应成为专利法意义上的公众，即该案中的销售行为未构成专利法意义上的公开使用。

 

当然，即使销售合同的相对方购买产品的目的是用于试制、测试、试验或试用等，并且销售合同的相对方负有保密义务，其是否必然未构成专利法意义上的公开使用也不能一概而论，而需要基于实际情形进行具体分析。比如，即使销售合同的相对方购买产品的目的是用于试制、测试、试验或试用等，但一旦相关产品在专利申请日之前被投入使用，公众可以通过对相关产品进行随意地观察后获知该产品的专利技术，这种情况应该被视为构成专利法意义上的公开使用[14]。

 

五、小结和建议

概而言之，以专利申请日之前的销售行为为由主张现有技术不侵权抗辩，其成立与否取决于销售合同的相对方的身份。如果销售合同的相对方属于受特定条件限制的人，则该销售行为不构成专利法意义上的公开使用。至于“受特定条件限制的人”的认定，不仅要关注该销售合同的相对方是否负有保密义务，而且需要关注该销售合同的相对方购买产品的目的。一旦该销售合同的相对方购买产品的目的像Helsinn案中的MGI公司那样向不特定第三方再销售的情况，使得该产品的专利技术处于公众想得知就能得知的状态，从而导致该销售行为构成专利法意义上的公开使用。否则，如Medicines案、刘栓群案中，该销售合同的相对方是对专利技术的流通存在管控行为的专利权人自身，或如吴玲案中，该销售合同的相对方购买产品的目的是用于试制、测试、试验或试用等，从而该产品的专利技术不应处于公众想得知就能得知的状态，因而该销售行为就未构成专利法意义上的公开使用。

 

通过对上述相关案例的分析可知，在专利申请日之前的销售专利技术产品时，专利申请人不仅需要考虑销售合同相对方的保密义务问题，而且还要考虑销售合同相对方购买专利技术产品的目的，否则将最终会造成权利人难以挽回的损失。当然，对于专利侵权诉讼的被告来说，也多了一个不侵权抗辩的理由。