专利侵权诉讼中的功能性特征与等同侵权原则

摘要：专利侵权纠纷中围绕功能性特征的争论，主要在两个方面：第一，功能性特征的认定；第二，功能性特征的保护范围。如何对功能性特征适用等同原则，是划定功能性特征保护范围的重点。司法解释除了规定一般等同侵权原则外，还对功能性特征的等同侵权进行了特别规定，要求以说明书或附图中记载的不可缺少的技术特征为侵权比对基础，并且以功能和效果的相同为等同的前提。由于功能性特征的特殊构造，使等同侵权与相同侵权较难区分，还引起了是否存在二次等同的疑问。厘清功能性特征中的等同侵权与一般的等同侵权之间的区别，正确把握功能性特征的等同侵权逻辑，对于涉功能性特征的专利侵权诉讼而言非常重要。

 

关键词：专利 功能性特征 权利要求 保护范围 等同侵权

 

在此前的文章中，笔者曾经梳理了专利侵权诉讼中功能性特征认定的相关法律法规及司法案例。【君泽君知识产权专辑|专利侵权诉讼中功能性特征的认定】目前，功能性特征的具体认定尚存在较大的不确定性。最高人民法院集中全国各地发明和实用新型专利的二审管辖权后，程序上保证了权利要求解释的统一。在瓦莱奥清洗系统公司诉厦门卢卡斯汽车配件有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，就涉及功能性特征的认定和解释问题，该案是最高院知产庭审理的第一案而广受关注，而该案也在前不久被列入第22批指导案例（指导案例第115号） [1]，对司法实践具有很强的指引作用。

 

然而，认定某一技术特征是否构成功能性特征只是第一步，如何在此情形下厘定涉案专利的保护范围才是专利侵权诉讼中的关键问题。在专利侵权判定中，等同侵权原则是除“全面覆盖原则”外的另一重要原则，目的在于一定程度上突破权利要求的字面含义，从而给予专利实质性的保护。功能性特征作为一种技术特征，同样也存在等同侵权的问题，但其等同认定的逻辑又与其他技术特征存在一定区别。因此，认识功能性特征的特点以及等同侵权原则的基本原理，并且准确理解专利法对功能性特征等同侵权的特殊规定，对于专利侵权纠纷中合理划定功能性特征的保护范围具有重要的现实意义。

 

一、功能性特征的特点

 

最高人民法院在2009年通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释一》）第四条虽然规定了功能性特征的解释方法，但未明确功能性特征的内涵。此后，在2016年通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释二》）第八条第一款中首次对功能性特征进行定义：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

 

在司法实践中，主要通过分析不构成功能性特征的情形来加以认定。不构成功能性特征的情形主要包括以下几种：1.形式上未采用功能性表述，如“旋转轴” [2]、“弹簧”[3]；2.成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语，如常见的“导体”“放大器”“变速器”“开关”等；3.本领域普通技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定其具体实施方式，如“托轨”[4]、“散热区”[5]；4.同时采用结构性表述，如“螺旋型回水管”[6]。在第115号指导案例中，最高人民法院指出：“如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。”[7]

 

对于功能性特征的保护范围，司法解释进行了特别规定。《解释一》第四条规定“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”《解释二》第八条第二款则规定“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”

 

除功能性特征中的上述特别规定外，在《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《若干规定》）第十七条第二款对一般的等同侵权原则进行了规定。因此，要理解上述司法解释中功能性特征的“等同”判断，必须先对一般等同侵权原则有所了解。

 

二、专利侵权诉讼中的等同侵权原则

 

（一）确定专利保护范围的基础——权利要求的记载

 

撰写权利要求书划定专利保护范围，就好比修建一座私家院子的围墙，向公众宣示其私人领地，未经许可不得入内。然而，不动产登记证书通过描述该不动产的位置、面积和四至等信息以确定其权利客体的范围，边界清晰；与之相比，专利权利要求书则是通过文字描述技术方案以划定其权利客体的范围，各技术特征的内涵和外延需要通过进一步解释来确定，边界模糊。

 

我国《专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。《解释一》[8]第二条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。” 由此可知，专利法明确规定权利要求书的内容在划定专利保护范围的过程中起到决定性作用，而说明书和附图的作用仅仅在于解释。

 

所谓解释，就是“将已包含于文字之中，但被遮掩住的意义‘分解’、摊开并且予以说明。透过解释，我们可以‘谈论’这项意义，换言之，我们用其他语词更清楚、更精确地表达它，使它可以传达给他人。解释程序的特征是：解释者只想谈论文字本身，并不想对它有何增减。”[9]通过说明书对权利要求进行解释的结果就是划定了专利的字面保护范围，如果能够涵盖被诉产品中的所有对应技术特征，那么就成立相同侵权（或称字面侵权）。

 

（二）权利要求文字范围的突破——等同侵权原则

 

专利保护范围要与其创新程度和说明书、附图公开的内容相适应，以维护社会公众与权利人的利益平衡，为后续改进和创新留下必要的空间。[10]若严格依据权利要求的字面范围来确定专利的保护范围，会给他人规避专利技术提供可乘之机，无法实质上保护专利权人的利益，最终使专利变成一纸空文；如果过多地偏离权利要求的记载，扩大专利的保护范围，则公众无法了解专利权边界，产生较高侵权风险，因而限制竞争。

 

等同侵权原则就是一种平衡专利权人和公众利益的政策工具。等同原则（Doctrine of Equivalent）是美国法院在专利侵权的审判实践中提出来的一项原则[11]，其作用在于避免被控侵权人通过对专利进行非实质性修改来逃避专利侵权责任, 给予专利权人以有效的救济。[12]另一方面，在采用等同原则的基础上，采用“全部技术特征”规则予以限制，否定整体等同，从而防止造成专利保护范围的过度扩张。

 

《若干规定》第十七条规定了我国专利法中的等同侵权原则：“专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。”因此，专利保护范围既包括“权利要求记载的全部技术特征所确定的范围”（即字面范围），也包括“等同的特征所确定的范围”（即等同范围）的部分。如前所述，字面保护范围是通过解释权利要求确定的；然而，等同范围却无法事先得知，只能在侵权比对过程中通过个案予以厘定，《若干规定》第十七条第二款明确了等同的判断标准：“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。” 该判断标准包括两方面：1.手段、功能和效果基本相同；2. 本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到。实践中，称作“三基本相同+容易联想”的判断。

 

三、功能性特征中的等同侵权原则

 

（一）等同侵权原则在确定功能性特征保护范围中的作用

 

根据上文的说明，对于一般的技术特征而言，其保护范围包括字面范围和等同范围两部分。对于字面范围的确定，必须以权利要求的内容为准，说明书和附图仅具有解释作用。等同范围不同于字面范围，其法律依据是《若干规定》的第十七条。

 

然而，确定功能性特征的保护范围却采用不同的逻辑。根据《解释一》第四条的规定，主要不同之处体现为：第一，说明书和附图是确定功能性特征保护范围的决定性依据，而不仅仅只具有解释作用；第二，“等同的实施方式”用于“确定该技术特征的内容”。关于第二点，如果被诉产品采用“等同的实施方式”，到底属于对功能性特征的相同侵权还是等同侵权，不无疑问。有学者认为，“功能性特征中的‘等同’所针对的是权利要求的字面保护范围的解释，是在字面描述范围的基础上对其保护范围的一种限缩解释规则，这是与等同侵权判定原则中的‘等同’在本质上的区别。” [13]此外，由于《解释一》也未对“等同的实施方式”予以进一步明确，唯一可参照的标准即《若干规定》第十七条中的“等同特征”。然而，《若干规定》第十七条采用的标准是“基本相同的功能”“基本相同的效果”，如果对《解释一》第四条也作同样解释，就会造成解释结论超出“功能”字面含义的后果而与“确定该技术特征的内容”（字面范围）的规定自相矛盾。因此，对《解释一》第四条的“等同的实施方式”必然要作不同理解。

 

《解释二》第八条第二款的规定就说明了这一点，规定功能性特征无论是相同还是等同侵权，均以“实现相同的功能，达到相同的效果”为标准。因此，有学者称之为“低配等同”，而与《若干规定》第十七条的“标配等同”相区分。[14]值得注意的是，《解释二》第八条第二款是直接从等同侵权认定的角度所作的规定，这与《解释一》第四条把“等同的实施方式”作为“确定权利要求的内容”的表述方式存在一定的逻辑矛盾。但无论如何，《解释一》第四条和《解释二》第八条第二款的“等同”与《若干规定》第十七条“等同”具有不同含义，这是毫无疑问的。

 

在临海市利农机械厂与陆杰侵害实用新型专利权纠纷再审申请案中，最高人民法院指出：“《若干规定》第十七条规定的‘等同特征”的认定，与《解释二》第八条第二款规定的‘相应技术特征与功能性特征……等同’的认定是不同的。二者虽然都要求‘以基本相同的手段’，并且‘无需经过创造性劳动就能够联想到’，但也存在重要区别，包括以下两个方面：其一，适用对象和对比基础不同。《若干规定》第十七条规定的‘等同特征’的适用对象更为宽泛，涉及的是除‘功能性特征’之外的其他技术特征，对比的基础是权利要求记载的技术特征本身。而《解释二》第八条第二款的适用对象，是《解释一》第四条、《解释二》第八条第一款规定的‘功能性特征’，对比的基础是在说明书及附图中记载的，实现功能性特征的功能或者效果‘不可缺少的技术特征’。其二，认定标准不同。关于《若干规定》第十七条规定的“等同特征”，应当以“实现基本相同的功能”‘达到基本相同的效果’作为认定标准；而《解释二》第八条第二款规定的‘与功能性特征……等同’，则必须‘实现相同的功能’‘达到相同的效果’，认定标准更为严格。”[15]

 

（二）功能性特征是否存在“二次等同”

 

上文已经说明，《解释一》、《解释二》中的“等同”与《若干规定》中的“等同”具有不一样的含义，因此不能用《若干规定》的等同标准来理解功能性特征中的等同。但仍存在一个重要问题，根据《解释二》的标准进行了一次“等同”判断后，还能否适用《若干规定》第十七条的标准再对功能性特征进行第二次等同侵权的判断，即是否存在所谓“二次等同”？

 

这一问题在理论界存在争论。有学者明确主张功能性特征应当适用“二次等同”，认为：“对于经说明书和附图解释的功能性特征仍可适用等同原则。即，经过《解释一》第四条的解释，功能性特征的内容包括与说明书中的具体实施方式以相同或基本相同的手段实现相同的功能和效果的实施方式。这是判定字面侵权（相同侵权）的基础。进一步，在等同原则之下，与该功能性特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能和效果的技术特征，为等同技术特征，构成等同侵权的基础。”[16]

 

然而，在《解释二》的理解与适用中，最高人民法院明确否认了二次等同：“司法解释未采纳二次等同理论，亦即在以具体实施例为基点的一次等同之后，功能性特征的保护范围即已划定，不存在对于功能性特征所述功能或效果的二次等同问题。” [17]事实上，在司法实践中，仅在解释权利要求中的功能性特征的范围时适用“等同”（即描述的该功能或者效果的具体实施方式的“等同”的实施方式），而在判定是否落入专利保护范围的技术特征对比中不再适用等同原则。[18]

 

（三）关于不可缺少的技术特征的具体认定

 

以说明书及附图中的具体实施例作为比对的基础，是功能性特征侵权比对的特点。根据《解释二》的规定，并非所有记载的技术特征都能作为对比基础，只有为实现功能或者效果所不可缺少的技术特征才能用于进行比对。

 

至于如何认定不可缺少的技术特征，最高人民法院在深圳市华泽兴业科技有限公司与广州同明太阳能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中，对涉案的专利中的“散热区”技术特征作了详细分析：“应当分析说明书中记载的相关具体实施方式中的具体情形，以实现‘散热’功能的必要技术特征来确定保护范围，不能将说明书中记载的与‘散热’有关的所有技术特征，均用来确定‘第一散热区’‘第二散热区’的保护范围。本案中，涉案专利说明书记载了‘第一散热区’‘第二散热区’具有多种实现散热的具体实施方式，设置散热孔仅是涉案专利说明书公开的一种优选方式。本领域普通技术人员根据涉案专利说明书，能够理解即使不设置散热孔，仅通过特定区域本身的热辐射方式也足以实现散热，即‘设置散热孔’并不是实现‘散热’必不可少的技术特征。”[19]

 

（四）关于功能性特征等同侵权与相同侵权的区别

 

《解释二》中虽然分别提到了相同侵权和等同侵权，但并未明确对二者进行区分。根据《解释二》的规定，被诉产品如果与说明书或附图中的实施例相同，那么就属于相同侵权；如果与实施例采用的是基本相同的手段，且属于容易联想的替换方式，那么就属于等同侵权。

 

而《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》第42条和第56条则对手段基本相同的情况予以进一步区分，根据容易联想的时间点来区分相同侵权和等同侵权。在手段基本相同时，“本领域普通技术人员在专利申请日时无需经过创造性劳动就能够联想到”，构成相同侵权；“本领域普通技术人员在涉案专利申请日后至被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的”，构成等同侵权。

 

事实上，由于功能性特征的本身特点，等同侵权与相同侵权之间其实不存在非常明确的界限。因为，对于一般技术特征而言，手段的不同导致无法成立相同侵权，才会引起等同侵权原则的适用；而功能性特征之中，不同的手段均可以构成“功能”的下位概念，手段上的不同可能依然属于相同侵权（字面侵权）的范畴。因此，在功能效果完全相同的情况下，讨论等同或相同的区分或许本来就是一个伪命题，这可能也是《解释二》没有对二者进行区分的理由。

 

结语

 

功能性特征与等同侵权原则之间的关系是一个较为复杂的问题。《若干规定》第十七条虽然规定了等同侵权原则的一般判定标准，即“手段、功能、效果基本相同+容易联想”；但是，该标准不适用于功能性特征，功能性特征的等同侵权判断依据是《解释二》第八条第二款，以“功能、效果相同”为前提，并且以说明书及附图记载的实现功能或者效果不可缺少的技术特征作为比对基础。此外，认定功能性特征之后，就不再适用《若干规定》第十七条的一般等同侵权原则进行判断，即司法实践中不承认二次等同的运用。事实上，由于功能性特征的本身特点，等同侵权与相同侵权之间不存在非常明确的界限，功能性特征中的“等同”并非真正意义上的等同侵权原则。

 

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注释：

 

[1] 最高人民法院(2019)最高法知民终2号。该案为最高人民法院指导案例115号，判决书指出：“功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于……功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。”

[2] 浙江省高级人民法院(2018)浙民终1025号。

[3] 最高人民法院(2018)最高法民申4398号。

[4] 最高人民法院（2017）最高法民申1804号。

[5] 最高人民法院（2018）最高法民申1018号。

[6] 最高人民法院（2019）最高法知民终26号。

[7] 最高人民法院(2019)最高法知民终2号。

[8] 法释[2009]21号。

[9] 【德】卡尔·拉伦茨著、陈爱娥译：《法学方法论》，商务印书馆，2015年出版，第194页。

[10] 最高人民法院（2018）最高法民申1018号。

[11] 曲三强：《专利侵权归责的等同原则研究》，载《现代财经》2002年第9期。

[12] 胡淑珠：《判定专利侵权的等同原则在我国审判实践中的适用与限制》，载《法学》2006年第8期。

[13] 党晓林：《从贡献论分析功能性特征的司法保护范围——功能性特征中的“等同”不应该采用等同侵权判定原则中“等同”的判断标准》，载《专利代理》2016年第3期。

[14] 李春晖：《等同原则对功能性特征的适用——评法释法释[2016]1号第8条》，载《知识产权》2016年第9期。

[15] 最高人民法院(2017)最高法民申1804号。

[16] 同引注14。

[17] 宋晓明、王闯、李剑：《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉的理解与适用》，载于《人民司法》2016年10月，第31页。

[18] 同引注13。

[19] 最高人民法院（2018）最高法民申1018号。